1
Duševní vlastnictví (Bi 2900)
V.
Transfer technologií (a znalostí),
komercializace
2
Transfer technologií a znalostí
Transfer technologií (a znalostí) - definice
přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe
proces převádění různých technologií (hl. technických řešení
a vědeckovýzkumných poznatků a zkušeností) z univerzitního
prostředí směrem do praxe a naopak
příklady transferu technologií (a znalostí):
zveřejnění (publikace, přednáška, konference…)
poskytování služeb a konzultací
výzkum na zakázku (tzv. kontrahovaný výzkum)
prodej nebo poskytování práv k užívání (licence)
vznik spin-off firem
2
3
Transfer technologií a znalostí
Význam transferu technologií
jeden ze základních kroků inovačních aktivit, které jsou
nezbytné pro další rozvoj výzkumu a expertní činnosti
důležitý proces na regionální i mimoregionální úrovni
aktivita vedoucí k rozvoji univerzit
obecně posílení výzkumu, vývoje a současně transferu
získaných výsledků (znalostí) do aplikační sféry umožňuje:
posílení konkurenceschopnosti
rozvoj regionů
prosperitu společnosti
3
4
Transfer technologií a znalostí
Význam transferu technologií
Proč vůbec usilovat o nakládání se vzniklým duševním
vlastnictvím (transfer technologie)?
ekonomický efekt (zisk) pro majitele
návratnost finančních prostředků vložených do výzkumu
splněná očekávání sponzorů, poskytovatelů dotace,
vládních institucí
společenský prospěch
technický a ekonomický přínos pro uživatele
4
2
5
Transfer technologií a znalostí
Co lze na univerzitách transferovat?
předměty průmyslového vlastnictví, např.:
technická řešení - vynálezy (především chráněné)
ochranné známky
jiné hmotné výsledky výzkumu a vývoje, např.:
biologický materiál (nepatentovatelný)
jiné nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, např.:
obchodní tajemství
know-how
5
6
Transfer technologií a znalostí
Jak může transfer technologií probíhat
neformálně
formálně na základě smluv
licence, material transfer agreements, confidentiality
agreements, research agreements
vyjednávání by mělo probíhat prostřednictvím
specializovaných pracovišť na výzkumných institucích
(na MU např. Centrum pro transfer technologií MU)
podepisuje pověřený zástupce univerzity/fakulty
(výzkumný pracovník není oprávněn podepisovat!)
6
7
Transfer technologií a znalostí
Historie transferu technologií
v USA byl v roce 1980 přijat zákon „Bayh-Dole Act“,
který umožnil univerzitám vlastnit a nakládat s výsledky
výzkumu financovaného z veřejných zdrojů
základní podmínky pro takové nakládání s výsledky:
zaměstnanci univerzity mají ohlašovací povinnost
univerzita musí podat patentovou přihlášku v termínu
univerzita se s původcem dělí o příjmy z využívání
sponzor výzkumu má právo na bezplatnou licenci
7
8
Transfer technologií a znalostí
Historie transferu technologií
Possibly the most inspired piece of legislation to be enacted
in America over the past half-century was the Bayh-Dole Act
of 1980.” (Source: The Economist. “Innovation’s Golden Goose” Dec 12, 2002)
“Taking inspiration from the United States, nearly all other OECD
countries have reformed research funding regulations or
employment laws to allow research institutions to file, own and
license the IP generated with public research funds.” Prominent
among these are Germany, Austria, Denmark, Norway,
Japan, Korea (See: OECD report “Turning Science into Business: Patenting and
Licensing at Public Research Organizations 2003”)
8
3
9
Možnosti transferu technologií
Jak uvažovat o transferu technologií
9
10
Možnosti transferu technologií
Nekomerční způsob transferu technologií (zveřejnění)
10
11
Možnosti transferu technologií
Komerční způsob transferu technologií (komercializace)
11
12
Transfer technologií a znalostí
Podmínky pro transfer technologií - interní
zájem a podpora vedení univerzity/fakult
existence vnitřních právních předpisů souvisejících s ochranou
duševního vlastnictví a s jeho nakládáním (transferem)
dostupnost finančních prostředků na ochranu IP, příp. na další
potřebné první kroky související s komercializací (transferem)
motivace a zájem zaměstnanců a studentů univerzity
výkonné pracoviště pro zajištění všech aktivit souvisejících
s nakládáním s výsledky výzkumu a vývoje
12
4
13
Transfer technologií a znalostí
Podmínky pro transfer technologií - externí
spolupráce na regionální úrovni (město, kraj, regionální
centra transferu technologií…)
spolupráce na mezinárodní úrovni
osobní či zprostředkovaná
členství v profesních organizacích TT
konference, veletrhy, workshopy
dostupnost finančních zdrojů na ochranu IP a další aktivity
související s podporou komercializace a transferu technologií
na regionální/národní/mezinárodní úrovni
13
14
Transfer technologií a znalostí
Transfer technologií na Masarykově univerzitě
spadá do působnosti Centra pro transfer technologií MU (CTT)
podporuje a realizuje využívání duševního vlastnictví MU
poradenství ohledně využití výsledků výzkumu
správa duševního vlastnictví MU
spolupráce s akademickými pracovníky a studenty
při identifikaci, ochraně a komerčním využití IP (licence,
užitné vzory, patenty, spin-off, společné projekty…)
CTT je kontaktním místem pro firmy, které mají zájem
o spolupráci s MU, využití laboratorních kapacit, kontrahovaný
výzkum, licence, odborné konzultace atp.
14
Užití a komercializace výsledků V&V
16
Nakládání s výsledky VaV
Podstata komerčního uvažování ve výzkumu a vývoji
základní předpoklad: mám vědecký výsledek
základní myšlenka: jak s ním mohu naložit?
publikovat (a nekomercializovat)
zajistit ochranným dokumentem (např. patentem)
a komercializovat
utajovat a komercializovat např. jako know-how
dále rozvíjet, možno i ve spolupráci s jinými pracovišti,
při zachování zásad utajení, a případně komercializovat
později
16
5
17
Nakládání s výsledky VaV
Podstata komerčního uvažování ve výzkumu a vývoji
při rozhodování, zda přihlásit výsledky k ochraně, je třeba:
zvážit možnost komercializace vynálezu
bude mít někdo (výrobce) o vynález zájem?
bude mít někdo (zákazník) zájem o produkt?
zvážit přínosy z případné komercializace vynálezu
za kolik se ještě výrobci vyplatí vzít si licenci?
budou zákazníci ochotni platit cenu licence ve zvýšené
ceně produktu?
17
18
Nakládání s výsledky VaV
Role vynálezce/původce (autora)
vynálezce je nutno motivovat ke snaze o ochranu a
komercializaci vynálezu a poskytnout mu co nejvíce informací
role vynálezce nekončí sepsáním patentové přihlášky
vynálezce by se měl aktivně podílet na hledání licenčního
nebo jiného komerčního partnera a na zavádění vynálezu
do praxe
18
19
Komercializace výsledků VaV
Model komercializace vědeckých výsledků
obecný postup při komercializaci:
1. oslovení potenciálních partnerů/jejich vlastní zájem
2. smlouva o utajení
3. komercializace podle povahy a zralosti vědeckého
výsledku (licence, jiný typ smlouvy - např. o spolupráci,
prodej výsledku, cokoliv mezi tím…)
19
20
Komercializace výsledků VaV
Model komercializace vědeckých výsledků
komercializace výsledků podléhajících ochraně:
podání prioritní přihlášky vynálezu
nabídka technologie (non-confidential)
hledání licenčního nebo jiného partnera:
- který by financoval další fázi patentového procesu
- který by vynález odkoupil
- pro jakoukoliv jinou formu komercializace
20
6
21
Komercializace výsledků VaV
1. Oslovení potenciálních partnerů
formulace nabídky technologie:
popsat výhody
neodhalit podstatu
snazší a rychlejší cestu na trh mají obvykle zlepšení
stávajících technologií než nové revoluční technologie
budoucí licenční partner bude chtít znát podstatu vynálezu
a bude požadovat možnost si vynález sám vyzkoušet
21
22
Komercializace výsledků VaV
2. Smlouva o utajení
veškeré podklady odhalující podstatu vynálezu je třeba
předávat pod smlouvou o utajení
confidentiality agreement
non-disclosure agreement
secrecy agreement
předání podkladů je třeba mít potvrzené
(zde se nejčastěji chybuje)
22
23
Komercializace výsledků VaV
2. Smlouva o utajení
předstupeň vědecké nebo komerční spolupráce
potřeba ji uzavírat na začátku jednání
obsahuje přiměřenou lhůtu dodržení povinnosti utajení
u smluv se zahraničním partnerem je nezbytné stanovit
rozhodné právo (právo které země soud při případném
rozhodování použije)
23
24
Komercializace výsledků VaV
3. Komercializace dle povahy vědeckého výsledku
licenční smlouva
smlouva o výzkumné spolupráci
cokoliv mezi tím
24
7
25
Komercializace výsledků VaV
Licenční smlouva
musí definovat tři rozměry rozsahu licence:
teritoriální
časový
stupeň monopolizace (exkluzivní, neexkluzivní)
v případě spolumajitelství výsledku, který je předmětem
licence (vynález, patent, know-how aj.) platí, že:
každý ze spolumajitelů může využívat předmět patentu
bez souhlasu ostatních spolumajitelů
s udělením licence musí souhlasit všichni spolumajitelé
25
26
Komercializace výsledků VaV
Úvahy licenčního partnera
povaha technologie (produktu)
potenciální trh produktu
potenciální šíře využití technologie
konkurence na trhu
stav průmyslově právní ochrany
nebezpečí porušování práv třetích osob
zvážení možnosti vytvořit vlastní řešení (prostor, který je
k tomu v dané oblasti k dispozici, předpokládaná doba
pro vytvoření vlastního řešení, předpokládané náklady, atd.)
26
27
Komercializace výsledků VaV
Základní ustanovení licenční smlouvy
(dle § 508 a násl. Obchodního zákoníku - z. 513/1991 Sb.)
smluvní strany
preambule (definice situace)
definice předmětu smlouvy (např. číslem přihlášky,
popisem v příloze)
účel smlouvy a rozsah poskytnutých práv
povinnosti stran (např. udržování práva, zásah proti
porušovatelům, poskytnutí přístupu do výroby)
záruky (např. právní čistota řešení)
27
28
Komercializace výsledků VaV
Základní ustanovení licenční smlouvy
platby (vymínit si kontrolu potřebné části účetnictví)
dokumentace a technická pomoc (předání dokumentace,
rozsah a úhrada technické pomoci)
stav po ukončení smlouvy - (ne)vrácení dokumentace,
(ne)ukončení výroby, (ne)pokračování v další spolupráci…
popř. rozhodné právo
toto jsou nutná ustanovení, nikoliv postačující
28
8
29
Komercializace výsledků VaV
Další zlepšení licencovaného řešení
s možností dalšího zlepšení licencovaného řešení kteroukoliv
smluvní stranou (příp. společně) je třeba počítat
je třeba dohodnout:
kdo bude majitelem tohoto řešení, případně jak se určí
spoluvlastnické poměry
kdo bude rozhodovat o jeho přihlášení k ochraně
kdo bude platit patentové náklady
jaký bude podíl na příjmech z komercializace
29
30
Komercializace výsledků VaV
Licenční smlouva jako partnerský vztah
licence (nebo společný vývoj technického řešení a následná
licence) jsou dlouhodobé vztahy, tj. vydrží pouze tehdy,
jestliže jde o tzv.
WIN-WIN situaci
kompromisní strategie vyjednávání
úsilí, aby nikdo neprohrál, ale všichni něco získali
(můj zisk = tvůj zisk)
30
31
Komercializace výsledků VaV
Cena licence
procenta z obratu (royalties)
minimální licenční poplatky (minimum annual payments)
jednorázová platba (lump-sum payment)
Milestone payments
(při určování způsobu platby brát v úvahu i rozdělení rizika)
31
32
Komercializace výsledků VaV
Souběh komercializace a patentového řízení
podání prioritní přihlášky (a v prioritní lhůtě i PCT přihl.)
rozeslání non-confidential nabídek
jednání s partnery pod smlouvou o utajení
zveřejnění patentové přihlášky
30 měsíců od priority (vstup do národních fází)
měla by být již uzavřena smlouva o spolupráci nebo
licenční smlouva (nebo došlo k prodeji)
32
9
33
Komercializace výsledků VaV
Smlouvy o vědecké (výzkumné) spolupráci
Smlouva o vědecké spolupráci
(CO-OPERATION AGREEMENT)
Smlouva o podpoře výzkumu
(SPONSORED RESEARCH AGREEMENT)
Smlouva o testování účinných látek
(AGREEMENT ON SCREENING OF COMPOUNDS)
Smlouva o poskytnutí materiálu
(MATERIAL TRANSFER AGREEMENT - MTA)
a jiné
33
34
Komercializace výsledků VaV
Smlouvy o vědecké (výzkumné) spolupráci
musejí (kromě vymezení obsahu spolupráce) vždy stanovit:
kdo bude majitelem (patentovatelných) vědeckých
výsledků vzniklých z dané smlouvy
kdo bude rozhodovat o přihlašování vynálezů
kdo bude platit patentovou ochranu
kdo bude komercializovat vědecké výsledky
jak se budou strany dělit o příjmy z komercializace
34
35
Komercializace výsledků VaV
Spolupráce univerzity s veřejným výzkum. pracovištěm
převažuje vědecký zájem
důraz na publikace
nepromyšlené komerční přístupy - horší komerční výsledky
nezbytná dohoda o patentování, provádění komercializace
a sladění publikačního a komerčního zájmu, pověření
konkrétní osoby, která bude zodpovídat za komercializaci
35
36
Komercializace výsledků VaV
Spolupráce univerzity s podnikem (obch. společností)
podnik podmiňuje spolupráci vlastním využitím společně
dosažených vědeckých výsledků a vlastní komercializací
svoboda publikací podřízena výrobním a komerčním zájmům podnik
by si měl vymínit nahlédnutí a souhlas s jakoukoliv
připravovanou publikací
již ve smlouvě o spolupráci nutno sjednat základní podmínky
licenční smlouvy
36
10
37
Komercializace výsledků VaV
Zásady úspěšné komercializace
zavčas rozhodnout o patentové ochraně,
tj. před zveřejněním výsledků výzkumu
možné smluvní partnery informovat o tom,
jakých výsledků lze s vynálezem dosáhnout,
nikoliv však co je podstatou vynálezu
bližší informace o vynálezu poskytovat
na základě smlouvy o utajení
předem pevně neslibovat určité smluvní podmínky a ceny
37
38
Komercializace výsledků VaV
Zásady úspěšné komercializace
nepovažovat návrh protistrany za nezměnitelný o
každém i nevýhodném návrhu je možné jednat
a dosáhnout zlepšení
návrh a projednání smlouvy (smluv) svěřit odborníkům
po uzavření smlouvy dodržovat své závazky
plnění závazků plynoucích ze smlouvy potvrzovat písemně
38